根据专利法第五十九条的规定,外观设计的简要说明对外观设计专利的保护范围具有说明作用。那么,作为简要说明的一个重要部分,如何在申请过程中写出设计要点对权利人更有利呢?对此,本文将从不同角度进行分析并提出建议。

根据《专利审查指南》的定义,设计要点是指“专利设计”与现有设计的形状、图案及其结合,或者颜色与形状、图案的结合或者部分结合。一般来说,设计要点是指专利设计与现有设计的区别,即专利设计的创新内容。根据专利法第二十三条的规定,外观设计是否能够取得专利授权,需要审查外观设计是否进行了创新,以及相对于现有外观设计的创新程度。因此,从理论上讲,反映专利设计创新内容的设计要点对评价专利是否符合许可条件有着明显的影响。如果设计要点过于微妙,显然不利于获得专利授权。

但是,《专利审查指南》还规定:“外观设计简要说明中的设计要点不一定对外观设计的整体视觉效果产生显著影响,也不一定导致涉案专利与现有外观设计存在显著差异。”。

这种规定主要有两个原因:一是说明书记载的设计要点只反映了申请人的主观认识,可能不符合客观实际;二是具有创新性的内容只是授予外观设计专利权的最低要求,而要想获得授权,创新内容需要达到一定的高度。在无效宣告程序中,无效宣告请求人通常提交与专利设计接近的现有外观设计,因此在简要说明中记载的设计要点对专利无效宣告审查具有非常有限的参考价值。

2009年发布的《最高人民法院关于审理专利侵权案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》规定:“被侵权设计的外观设计不含授权设计的外观设计要点的,应当认定被侵权设计的外观设计侵权设计和授权外观设计不会造成相关公众在整体视觉效果上的混淆。前款所称设计要点,是指与现有设计相比,能够对有关公众产生重大视觉影响的设计特点。人民法院可以参照设计概要,确定设计要点。”。

其中有三层含义:一是设计要点一般不是指专利设计与现有设计的全部区别,而是具体指具有一定创新性的区别;二是简要说明中记载的设计要点可以作为侵权审判的依据;三是,被侵权外观设计中包含的外观设计要点可以不属于专利保护范围,但不包含的外观设计要点必然不属于专利保护范围。

但是,上述规定不包括在最终出版物中。最终版本只提到“与现有设计不同的授权设计的设计特征通常比授权设计的其他设计特征对设计整体视觉效果的影响更大”。与征求意见稿相比,已公布的草案适度弱化了设计要点在侵权诉讼中的地位和作用,没有将简要说明中记载的设计要点列为参考依据。

通过草案与终稿的结合,可以更准确地理解设计要点在侵权诉讼中的地位和作用。但无论如何,设计要点过于宽泛或笼统,显然不利于侵权认定。

由于说明书记载的设计要点可能不符合客观实际,目前在专利申请过程中,一般允许修改说明书记载的设计要点。在无效宣告程序和侵权诉讼中,虽然一般不允许修改包括简要说明在内的申请文件,但如果有证据证明简要说明中记载的设计要点与实际情况不符,复审委员会和法院将重新确定专利设计对现有外观设计的贡献。但是,应当指出的是,复审委员会和法院通常不积极进行搜查。特别是在侵权诉讼中,当当事人尚未提交现有的设计相关证据时,法院很可能会参考简要说明来确定设计要点。

基于以上分析,申请人应注意设计要点对无效程序和侵权诉讼的影响,尤其是对侵权诉讼的影响。但考虑到设计要点的客观性质,不建议申请人在简要说明中“写”出设计要点的做法。笔者注意到,在现实中,有些权利人在申请阶段利用现有的法律制度和程序对设计要点进行更广泛、笼统的描述,而在侵权诉讼中,则通过解释或提交现有的设计相关证据来限制设计要点,以便在无效程序和侵权诉讼中都能获利。不过,立法机关和司法机关已经开始研究并采取措施应对这种情况,因此相信今后出现这种情况的可能性会越来越小。

此外,建议申请人在申请前充分了解现有设计的现状,收集并保留相关证据,以备日后可能出现的无效程序和侵权诉讼时提交。

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